El hecho de que una marca sea reconocida como notoria trae grandes ventajas y beneficios a sus titulares.
A. Antecedentes
Hasta hace algunos años, no existía en Costa Rica un procedimiento establecido para reconocer a los signos distintivos como notorios. Este reconocimiento solamente lo podía otorgar el Registro Nacional como parte de un proceso de litigioso marcario a razón de una objeción, oposición y/o nulidad, entre otros, pero no a solicitud de parte, lo cual hacía que fuera limitado su acceso a los titulares de derechos.
A partir del Voto 0680-2018, de las 14 horas 20 minutos del 14 de noviembre de 2018, el Tribunal Registral Administrativo estableció, por primera vez, la posibilidad de declarar y/o reconocer la notoriedad de un signo distintivo, sin mediar ningún trámite litigioso y a solicitud de parte. Así las cosas y en estricto cumplimiento de este Voto, el Registro Nacional procedió en el año 2019 a establecer el procedimiento para llevar a cabo dicho trámite.
B. Importancia de la declaratoria
El hecho de que una marca sea reconocida como notoria trae grandes ventajas y beneficios a sus titulares. Algunas de estas ventajas pueden ser: (i) el incremento en el valor económico y comercial de la marca ya que esta declaración incrementa su prestigio, (ii) la posibilidad de evitar que la marca declarada como notoria se vuelva genérica o común, ya que terceros no podrán registrar marcas no solamente idénticas sino también similares en el sector específico de protección y (iii) confiere también un nivel protección en otras jurisdicciones, dado que esta declaratoria puede tener aplicación en otros países miembros del Convenio de París, lo que puede facilitar acciones para oponerse o prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que el Registro Nacional haya declarado como notoria.
A su vez, puede también contribuir como evidencia en procesos judiciales de observancia de propiedad intelectual. También, facilita y mejora las posibilidades de éxito en procesos de oposiciones ante el Registro Público, incluso en casos donde un tercero está intentando registrar marcas en clases distintas a la registrada originalmente por el titular de la marca notoria.
C. Procedimiento
La solicitud de declaratoria de notoriedad debe cumplir con un proceso de inscripción, similar al que debe realizar cualquier signo distintivo que se registre en nuestro país y la misma tiene que ser acompañada de prueba suficiente que permita al Registro comprobar que el signo distintivo cumple con los criterios para reconocer su notoriedad. Para tales efectos la prueba necesariamente deberá referirse a los siguientes aspectos y deberá aportarse en original y debidamente apostillada:
- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- La antigüedad de la marca y su uso constante.
- El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
- La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.
- El valor asociado a la marca.
Otra opción que el Registro ha considerada como válida recientemente, es aportar un declaratoria de notoriedad del signo distintivo, emitida por alguna de las Oficinas de Propiedad de Industrial de algún país miembro del Convenio de Paris, en original y debidamente apostillada. En caso de que se proceda con esta opción, no se deberá prueba adicional.
Como parte del proceso de inscripción de esta declaratoria, el Registro realizará un examen de forma (de la solicitud) y de fondo (de la prueba aportada o bien del reconocimiento de notoriedad que viene de otro país miembro del Convenio de Paris), asimismo se deberá realizar la publicación de un edicto en el Diario Oficial La Gaceta y cualquier interesado podrá oponerse a la misma en un plazo máximo de 2 meses.
Finalizado este plazo sin que existan oposiciones o bien superadas las mismas, se procederá a declarar en firme la declaratoria de notoriedad del signo distintivo y se procederá a realizar la anotación respectiva del signo distintivo.
Así las cosas, consideramos importante y trascendental el paso que dio nuestro país al establecer un procedimiento, que a pedido de parte, logre declara un aspecto tan relevante como es la notoriedad de un signo distintivo, de una manera más acorde con las necesidades de los titulares de los derechos. Anteriormente esta posibilidad se encontraba sumamente limitada y obedecía solo a casos en los que el signo distintivo estaba siendo cuestionado por parte de nuestras autoridades.
Por Marco López Volio y Kristel Faith Neurohr
Áreas de Práctica asociadas:
