El registro de una marca es una tarea muy importante para proteger los derechos de propiedad intelectual de una empresa, puesto que evita que terceros puedan utilizar sin su consentimiento dicha marca o alguna similar y además genera un valor importante para el mercadeo de los productos, servicios y posicionamiento del negocio.
Ahora bien, con frecuencia el registro de la marca se percibe como la conclusión del proceso de protección de la propiedad intelectual que genera un derecho a prueba de balas y que no requiere ninguna acción adicional. Sin embargo, existen varios aspectos que deben ser tomados en cuenta después de obtener el registro de una marca para evitar que puedan limitarse o incluso perderse los derechos que fueron conferidos por la marca otorgada.
1. Utilización de la marca: Es importante utilizar la marca en la forma en que fue registrada dentro del plazo de cinco años. Si la marca no es utilizada conforme a los usos normales de comercio durante un periodo de cinco años, un tercero puede interponer una acción de cancelación por no uso de la marca. Con dicha acción puede eventualmente cancelarse toda la marca o reducir o limitar los productos o servicios comprendidos con respecto a los que no haya sido utilizados.
2. Oposiciones: Debe mantenerse una vigilancia sobre las solicitudes de marcas que terceros puedan presentar al Registro y que salen publicadas en el Diario Oficial La Gaceta. Si bien, el Registro realiza un examen de forma y descarta de oficio marcas similares, este análisis siempre conlleva una valoración subjetiva y con cierta frecuencia pueden salir publicadas marcas que pueden guardar similitud con la marca propia. En estos casos es importante presentar una oposición fundada dentro del plazo de ley para evitar el registro de la marca posterior que puede afectar los derechos de la marca registrada previamente por el titular.
3. Vencimiento: Las marcas en Costa Rica tienen un periodo de vigencia de 10 años. Es importante tomar en cuenta el vencimiento y solicitar la renovación de las marcas en tiempo para mantener los derechos. Muchas veces se olvidan estos vencimientos por ser periodos tan extensos y puede generar una pérdida de los derechos derivados del registro de la marca.
4. Publicidad: Es importante vigilar la publicidad de la marca registrada, así como la de productos o servicios competidores para evitar afectaciones al valor de la marca, lo cual puede derivar de publicidad engañosa o que emplee términos comparativos que no se ajusten a las exigencias de la ley.
5. Infracciones de Propiedad Intelectual: De igual forma, debe vigilarse y adoptar acciones para evitar casos de imitación o reproducciones ilegales de marcas, productos falsos, que pueden afectar negativamente a la marca. Dentro de estas acciones se pueden incluir acciones a nivel aduanero, sanitario, civil, competencia desleal, consumidor e incluso penales.
6. Refrescamiento de marca: Es normal dentro del ciclo de vida de una marca que puedan existir refrescamientos de la imagen o diseño de marca. Es importante analizar estos refrescamientos porque en algunos casos el registro de la marca original puede no cubrir estos nuevos diseños, mismos que quedarían desprotegidos. A su vez, puede eventualmente considerase que la “nueva” marca no sirva para acreditar el uso que es necesario para evitar una cancelación.
Desde nuestro Departamento de Propiedad Intelectual nos aseguramos de abordar todos estos aspectos para asesorar a nuestros clientes en la mejor forma de resguardar sus derechos dentro de todo el ciclo de vida de la marca, incluyendo aspectos que van desde la vigilancia marcaria, hasta procesos de cancelaciones por no uso, nulidades, renovaciones y acciones judiciales o administrativas frente infracciones marcarias.
Por Marco López Volio
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